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Requisiti di Brevettabilità

I requisiti di brevettabilità dell’invenzione sono: industrialità (art. 49 c.p.i.), novità (art. 46 c.p.i.), originalità (art. 48 c.p.i.) e liceità (art. 50 c.p.i.).

Parte della dottrina ipotizza un ulteriore requisito, quello della utilità, legato alla industrialità dell’invenzione.

  • In realtà, la brevettabilità dell’invenzione non dipende dal fatto che la stessa sia più o meno utile dei trovati già noti (valutazione discrezionale).
  • Ciò non toglie che l’invenzione debba avere una certa utilità, ovvero debba risolvere un problema tecnico.
  • L’utilità non è un requisito per una valida brevettazione, bensì uno degli elementi caratterizzanti della nozione di invenzione.

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INDUSTRIALITA’

Ai sensi dell’art. 45, co. 1, c.p.i., possono formare oggetto di brevetto solo le invenzioni «atte ad avere un’applicazione industriale».

  • In passato, tale requisito era adoperato per escludere dal campo della brevettabilità le invenzioni “agricole”.
  • Oggi le invenzioni nel campo dell’agricoltura sono senz’altro brevettabili (art. 49 c.p.i.).
  • È inoltre dettata una disciplina speciale in materia di “nuove varietà vegetali”.

Il requisito dell’industrialità permette inoltre di ribadire l’esclusione dal campo della brevettabilità delle conoscenze astratte o per le quali, al momento della domanda di brevetto, l’inventore non sia in grado di trovare una specifica applicazione pratica.

«Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola» [art. 49 c.p.i.].

Il requisito dell’industrialità implica dunque la fabbricabilità industriale ovvero la utilizzabilità industriale, a seconda che si tratti di un’invenzione di prodotto o di processo.

  • Tale requisito non implica necessariamente la fabbricabilità in serie del prodotto.
  • È ricompresa anche la fabbricabilità artigianale, dunque la brevettabilità di invenzioni il cui processo di fabbricazione richieda l’intervento di un operatore umano.
  • La fabbricabilità industriale implica però la ripetibilità del processo di fabbricazione per un numero non finito di volte con risultati costanti.

 

Corte d’Appello Torino, 7 novembre 1988

Deve ritenersi suscettibile di applicazione industriale – cioè dotata del cosiddetto requisito della industrialità – l’idea di soluzione oggetto di un brevetto per invenzione industriale che non si limiti ad individuare un particolare servizio (nella specie la distribuzione del materiale pubblicitario mediante il suo aggancio alle maniglie esterne delle porte delle abitazioni), ma anche gli strumenti materiali per realizzare tale servizio (nella specie l’applicazione, sul materiale pubblicitario, di determinati elementi che consentano di appenderlo alle dette maniglie dall’esterno).

 

Corte d’Appello Milano, 29 giugno 1990

Il requisito dell’industrialità implica l’idoneità dell’invenzione a funzionare secondo lo scopo voluto ed a trovare quindi concreta applicazione, ma prescinde dal grado di immediata utilità ed economicità di tale applicazione.

 

Trib. Milano, 28 aprile 1988

La possibilità di attuazione pratica dell’invenzione, in cui si sostanzia l’industrialità, non deve essere confusa né con la sua concreta e adeguata realizzazione, né con il miglior funzionamento o il maggior rendimento del trovato.

 

NOVITA’

Ai sensi dell’art. 45, co. 1, c.p.i., sono brevettabili solo le invenzioni che siano «nuove».

Un’invenzione è nuova «se non è compresa nello stato della tecnica» [artt. 46 e 47 c.p.i.].

Lo stato della tecnica comprende «tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello stato o all’estero prima della data di deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo» [art. 46, co. 2, c.p.i.].

Ai fini della brevettabilità dell’invenzione, è richiesta dunque la novità assoluta e universale.

  • L’invenzione non deve essere ricompresa in tutte le conoscenze che, in qualsiasi modo e ovunque nel mondo, siano state rese accessibili al pubblico.
  • Alcuni ordinamenti escludono che abbia capacità distruttiva, in relazione al requisito di novità, la semplice divulgazione cartacea od orale dell’invenzione (ad es. la pubblicazione), cui non sia seguita un’attuazione effettiva dell’invenzione.

Nello stato della tecnica vanno altresì considerate le domande di brevetto italiano o di brevetto europeo designante l’Italia, che abbiano data di deposito anteriore (comma 3).

  • Ratio è evitare che vengano rilasciati più brevetti per una stessa invenzione.
  • Non sono invece distruttive della novità le domande di brevetto nazionale ancora segrete (non ancora pubblicate quindi non accessibili al pubblico) depositate presso uffici di stati esteri.

Le disposizioni dettate in materia di novità nei commi 1, 2 e 3 dell’art. 46 c.p.i. «non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione».

  • Apparentemente si tratta di una deroga, dettata in materia di invenzioni chimiche.
  • In realtà, la disposizione di cui al comma 4 conferma che l’oggetto del brevetto non è l’invenzione in sé considerata, bensì la specifica funzione individuata dall’inventore («soluzione al problema tecnico»)

Trib. Bologna, sez. spec., 18 aprile 2013

Un’invenzione è considerata nuova, a norma dell’art. 46 c.p.i., ogni qualvolta non è compresa nello stato della tecnica, con ciò intendendosi l’insieme di tutte le informazioni, in qualsiasi modo acquisibili, che formano la sapienza tecnologica accessibile al pubblico nel mondo intero del settore al quale l’invenzione appartiene nel momento in cui è depositata la domanda di brevetto.

Tra i fatti idonei a far venir meno il requisito della novità si suole distinguere tra predivulgazioni, ovvero comunicazioni dell’invenzione a terzi da parte dello stesso inventore prima del deposito della domanda di brevetto, e anteriorità, costituite da tutte le conoscenze, brevettate o meno, diffuse con qualsiasi mezzo prima della domanda di brevetto.


Valutazione della novità

L’esame della novità si svolge confrontando l’invenzione con ciascuna anteriorità.

  • Si ha assenza di novità se si verifica la coincidenza totale tra l’invenzione e una singola anteriorità.
  • Si ha, inoltre, assenza di novità quando l’invenzione è stata già divulgata.

 

Novità e predivulgazione dell’invenzione

Si ha predivulgazione quando l’inventore comunica l’invenzione ai terzi in data anteriore alla domanda di brevetto.

  • In linea di principio, la predivulgazione implica la perdita del requisito di novità e dunque impedisce la brevettabilità dell’invenzione.
  • Non rileva a tal proposito che la divulgazione sia stata volontaria o involontaria.
  • L’invenzione può essere divulgata anche da un terzo che ne abbia avuto conoscenza in via riservata (es.: i dipendenti dell’inventore, tenuti all’obbligo di fedeltà ex 2105 c.c., oppure i suoi collaboratori esteri vincolati da un patto di riservatezza).
    • In caso di violazione degli obblighi di segretezza da parte di questi soggetti, si ha ugualmente perdita della novità; l’inventore non può brevettare l’invenzione ma può solo avviare un’azione risarcitoria contro il dipendente/collaboratore infedele.

Eccezioni:

Art. 47 c.p.i. prevede due ipotesi eccezionali di divulgazioni non opponibili:

  • È comunque brevettabile – nel rispetto di tutti gli altri requisiti – l’invenzione che sia stata divulgata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto, nel caso in cui la predivulgazione risulti «direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa» (comma 1).
  • «Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, firmata a Parigi il 22 novembre 1928» (comma 2).

 

ORIGINALITA’

Perché l’invenzione sia brevettabile non è sufficiente che sia nuova (c.d. novità estrinseca); essa deve anche presupporre una attività inventiva da parte dell’inventore [art. 48 c.p.i.].

  • Requisito essenziale, spesso interpretato con troppa elasticità dagli uffici competenti al rilascio del brevetto.

La tutela brevettuale è concessa soltanto alle nuove conoscenze che superano la normale e quotidiana evoluzione di un settore della tecnica.

  • Il requisito della originalità segna la linea di confine tra ciò che potrebbe essere realizzato da qualunque operatore del settore e ciò che supera le normali prospettive di evoluzione del settore stesso e non è alla portata di tutti gli operatori (e che dunque merita l’attribuzione del diritto all’utilizzo esclusivo).

L’invenzione è originale «se, per una persona esperta del ramo, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica», ovvero se non è evidente per un tecnico medio del settore [art. 48 c.p.i.].

  • Le conoscenze del tecnico medio devono essere fissate in modo da rispecchiare le conoscenze di un operatore reale di medio livello.
  • Sono le conoscenze generali e comuni agli operatori del settore in un dato momento storico; includono anche le conoscenze relative a settori immediatamente attigui a quello di riferimento dell’invenzione (il livello di conoscenze considerate è decrescente via via che aumenta la distanza dal settore di pertinenza).
  • Al tecnico medio sono attribuite anche le false conoscenze e i pregiudizi che affliggono i tecnici del dato settore.

 

Originalità e giudizio di non evidenza

Individuato il settore pertinente e costruito il modello di tecnico medio, l’ufficio competente al rilascio del brevetto o il giudice procede al c.d. giudizio di non evidenza.

  • La non evidenza dell’invenzione dovrebbe essere valutata ex ante.
  • Il giudizio sull’originalità dell’invenzione dovrebbe essere retrodatato a prima del deposito della domanda di brevetto, evitando l’influenza del “senno di poi”, cioè di valutazioni di evidenza formulate dopo aver conosciuto la soluzione al problema tecnico individuata dall’inventore.

Il giudizio di non evidenza è caratterizzato da un ampio margine di discrezionalità.

In dottrina (Di Cataldo) si propone, al fine di “oggettivare” tale giudizio, l’utilizzo di una serie di indizi di non evidenza.

Gli indizi di non evidenza sono relativi, innanzitutto, alla storia del settore.

  • La non evidenza può essere provata dimostrando che il problema tecnico – e il relativo bisogno di una soluzione – risolto dall’inventore fosse avvertito da tempo, attraverso la prova di precedenti tentativi (anche dello stesso inventore) rimasti infruttuosi ovvero dando prova delle difficoltà tecniche superate.

 

Un indizio di non evidenza può essere anche il successo commerciale riscosso dall’invenzione.

  • Altro indizio di non evidenza può essere l’opinione (se tendenzialmente unanime) della comunità scientifica e di esperti della materia in cui.
  • Anche la mancata contraffazione del brevetto da parte degli altri operatori del mercato – soprattutto se questi pagano licenze costose al titolare del brevetto – è un indice del fatto che il brevetto è riconosciuto dal mercato come valido.

 

Trib. Milano, sez. spec. imprese, 7 marzo 2018

Il giudizio di evidenza dell’invenzione implica che, a differenza del giudizio di novità, le anteriorità non vengano considerate isolatamente, per essere comparate con l’invenzione, ma si compongano “in un mosaico”.

Il tecnico medio deve valutare a tale fine se l’invenzione discenda in modo evidente dall’insieme delle anteriorità costituenti lo stato della tecnica, retrodatando il giudizio alla data del deposito del brevetto o della priorità rivendicata.

 

Trib. Bologna, sez. spec. imprese, 17 giugno 2014

Una innovazione è considerata come implicante attività inventiva, secondo il disposto di cui all’art. 48, D. Lgs. n. 30 del 2005, se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica.

La verifica della sussistenza di questo requisito viene, tuttavia, effettuata ex post, ossia dopo l’invenzione, con conseguente necessità di condurre la relativa valutazione sulla base di criteri logici che evitino di ritenere evidente quello che tale non era e non poteva essere prima della brevettazione.

 

LICEITA’

L’art. 50 c.p.i. esclude la brevettabilità delle invenzioni «la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume».

  • Il rilascio del brevetto va escluso soltanto per le invenzioni per le quali non è pensabile neanche un uso lecito (es.: bomba-carta).
  • Viceversa, se è possibile almeno un uso lecito, l’invenzione è brevettabile.

È infine esclusa la brevettabilità delle nuove razze animali e dei procedimenti biologici per l’ottenimento delle stesse.

  • In realtà, l’esclusione era originariamente motivata dall’idea che fosse necessaria per queste ultime una disciplina speciale, che però non è mai stata predisposta.

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