Home » Procedura di Brevettazione

Procedura di Brevettazione

Il diritto esclusivo di utilizzare l’invenzione nel territorio italiano sorge con il rilascio del brevetto da parte dell’Ufficio italiano brevetti e marchi.

  • L’inventore deve presentare una domanda direttamente all’UIBM oppure ad una Camera di commercio, industria e artigianato.
  • Dal 2006 è prevista anche la possibilità di effettuare il deposito telematico [D.M. 10 aprile 2006].
  • Non è necessario avvalersi di un consulente in proprietà industriale [cfr. art. 201, co. 1, c.p.i.], anche se nella prassi si fa spesso ricorso a un esperto vista la complessità della materia.

Università

La data di deposito della domanda di brevetto funge da criterio di soluzione del conflitto tra più inventori – nel senso che prevale colui che per primo ha depositato la domanda (c.d. principio del “first to file”).

  • Questa soluzione è attualmente adottata dalla gran parte degli ordinamenti.
  • In passato, il sistema di brevettazione USA si fondava sul principio del “first to invent”, cioè prevaleva chi risultava essere in concreto il primo inventore.
    • Criterio accantonato perché lasciava troppa incertezza.

La data di deposito della domanda di brevetto vale anche come dies a quo del termine ventennale di tutela brevettuale [art. 60 c.p.i.].

  • Gli effetti del brevetto – cioè il diritto all’utilizzo esclusivo – sorgono però dal momento in cui la domanda viene resa accessibile al pubblico [art. 53, co. 2, c.p.i.].

 

CONTENUTO DELLA DOMANDA DI BREVETTO NAZIONALE

Il contenuto della domanda di brevetto è fissato dalla legge.

La domanda di brevetto deve individuare l’invenzione, proporre per essa un titolo (per fini meramente classificatori), articolare le rivendicazioni e fornire una descrizione dell’invenzione.

  • Ogni domanda può avere ad oggetto una sola invenzione [art. 161 c.p.i. – principio dell’unità dell’invenzione].
  • Questa regola muove da ragioni essenzialmente fiscali – deve essere pagata una tassa per ogni invenzione.
  • Tuttavia, l’unicità dell’invenzione rende anche più semplice l’inserimento della stessa nello stato della tecnica e, soprattutto, il successivo esame delle anteriorità per invenzioni similari.

 

LIMITAZIONE DELLA DOMANDA DI BREVETTO E DOMANDE DIVISIONALE

Se la domanda comprende più invenzioni, l’Ufficio invita il richiedente a limitare la domanda ad una sola.

La legge consente in questo caso al richiedente di depositare altre domande di brevetto per le altre invenzioni (cc.dd. domande divisionali) che avranno effetto dalla data di deposito della prima domanda [art. 161, co. 2, c.p.i.].

Se invece l’Ufficio rilascia il brevetto, questo deve intendersi valido solo per l’invenzione principale – ovvero: la prima in ordine logico – e non anche per le altre. Resta ferma la possibilità per l’inventore di presentare nuove domande di brevetto per le invenzioni successive.

  • Non si ritiene, invece, che si abbia nullità parziale, in quanto non specificamente previsto dalla legge.

 

INDIVIDUAZIONE DELL’INVENZIONE

L’individuazione dell’invenzione deve essere fatta tenendo conto che l’invenzione non è il prodotto in sé, ma il prodotto in quanto rivolto ad un certo uso.

  • È un tema molto importante soprattutto nel settore della chimica.
  • Deve essere sempre specificata nella domanda di brevetto la funzione specifica del composto inventato.
  • L’indicazione dell’uso traccia il limite dell’ambito di estensione del brevetto – che avrà effetto limitatamente all’uso indicato e a quelli ad esso equivalenti.

 

RIVENDICAZIONI

Le rivendicazioni (claims) definiscono le caratteristiche tecniche dell’invenzione e rappresentano gli elementi per i quali il richiedente intende acquisire il diritto di esclusiva.

Art. 52 c.p.i.: «1. Nelle rivendicazioni è indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

  1. I limiti della protezione sono determinati dalle rivendicazioni; tuttavia, la descrizione e i disegni servono ad interpretare le rivendicazioni.
  2. La disposizione del comma 2 deve essere intesa in modo da garantire nel contempo un’equa protezione al titolare ed una ragionevole sicurezza giuridica ai terzi.

3-bis. Per determinare l’ambito della protezione conferita dal brevetto, si tiene nel dovuto conto ogni elemento equivalente ad un elemento indicato nelle rivendicazioni».

 

Cass. civ., sez. I, 14 agosto 2019, n. 21405

L’individuazione dei limiti della protezione del trovato va operata attraverso le rivendicazioni, la descrizione e i disegni, ai sensi dell’art. 52, comma 2, cod. prop. ind., non essendo pertanto possibile far rinvio al «cuore del brevetto» [ovvero la novità inventiva del trovato, non espressamente rivendicata nel brevetto].

 

Cass. civ., sez. I, 4 settembre 2019, n. 22079

È affetta da nullità, ai sensi dell’art. 76, comma 1, del d.lgs. n. 30 del 2005 la rivendicazione principale il cui contenuto, del tutto generico, non possa essere interpretato neppure mediante il ricorso alla descrizione ed ai disegni allegati alla domanda di concessione del brevetto.

 

Cass. civ., sez. I, 7 febbraio 2020, n. 2977

In tema di brevetti industriali, l’ambito dell’esclusiva brevettuale non si limita soltanto al tenore letterale delle rivendicazioni, interpretate alla luce della descrizione e dei disegni, ma si espande a ogni elemento sostanzialmente equivalente a quelli rivendicati.

L’equivalenza sussiste ove la variante realizzativa adottata risulti per il tecnico medio del settore ovvia, e dunque non-originale, per ottenere la stessa soluzione al problema tecnico risolto dall’invenzione.

 

SUFFICIENTE DESCRIZIONE

La sufficiente descrizione dell’invenzione è un elemento essenziale nella logica della rivelazione dell’invenzione, propria del sistema brevettuale.

Deve essere tale da consentire l’attuazione dell’invenzione mediante un’attività meramente esecutiva da parte di una persona esperta del ramo [art. 51, co. 2, c.p.i.].

  • La descrizione deve indicare almeno un modo – non necessariamente “il migliore”, a differenza di quanto previsto nel diritto USA – attraverso cui l’esperto del ramo possa realizzare l’invenzione.

La descrizione deve comprendere i disegni eventualmente necessari alla comprensione dell’invenzione [art. 51, co. 1, c.p.i.].

Se la descrizione è mancante o insufficiente, il brevetto è nullo [art. 76, co. 1, lett. b, c.p.i.].

 

Trib. Firenze, 9 gennaio 2001

La descrizione di un brevetto si può considerare sufficiente quando sia tale da permettere ad un esperto del settore di attuare quella parte dell’invenzione che concreta l’idea innovativa, con riferimento al suo scopo ed alla sua applicabilità industriale.

 

Trib. Bologna, sez. spec., 29 febbraio 2008

La sufficienza della descrizione va rapportata alle conoscenze che la persona esperta del ramo possiede, nel senso che il tecnico del ramo deve poter attuare l’invenzione senza dover ricorrere a ulteriori ricerche, sperimentazioni e calcoli macchinosi; si deve escludere la sussistenza dell’onere di descrivere quanto già di comune dominio nel settore di cui si tratta; inoltre, si deve ritenere che è sufficiente descrivere solo lo schema di un dispositivo, ma non i particolari di funzionamento dei diversi organi che lo compongono, se quanto non è stato descritto sia univocamente ricostruibile in base alla comune esperienza teorica.

 

DESCRIZIONE E INDICAZIONE DEL PROBLEMA TECNICO

È discusso se nella descrizione debba essere indicato esplicitamente il problema tecnico risolto dall’invenzione (ovvero: la sua funzione).

  • In giurisprudenza spesso si propende per la soluzione affermativa, dichiarando nullo il brevetto per insufficiente descrizione qualora manchi tale indicazione.
  • La dottrina, invece, è più propensa ad adottare la soluzione opposta: la descrizione deve solo permettere all’esperto di attuare l’invenzione, mentre la funzione può anche essere indicata in sede di giudizio dall’inventore.

Eccezione: nel campo della chimica, in cui non è sufficiente individuare il prodotto (composto chimico), ma c’è sempre bisogno di individuare anche la funzione.

In realtà, più che alla fase di descrizione, la precisazione della funzione (problema tecnico risolto) attiene alla precedente fase della individuazione dell’invenzione.

 

ESAME DELLA DOMANDA DI BREVETTO

L’esame della domanda di brevetto può svolgersi in due distinte modalità:

  1. a) L’Ufficio può eseguire un esame meramente formale della domanda (tipico del sistema francese, poi da quest’ultimo abbandonato, storicamente imitato in Italia).
  • L’Ufficio rilascia il brevetto senza verificare la sussistenza dei requisiti di brevettabilità – senza una forte garanzia di validità. L’Ufficio è strutturato come organo non tecnico, dotato di solo personale impiegatizio. Svolge attività essenzialmente burocratica in tempi ristretti e a costi bassi, per cui le tasse di brevetto sono contenute.
  1. b) In alternativa, l’Ufficio adotta il sistema dell’esame (sostanziale) preventivo.
  • È un esame completo della domanda, valutando la sussistenza dei requisiti di brevettabilità. L’Ufficio deve essere dotato di una struttura tecnica e di una schiera di esaminatori in grado di trattare le domande che giungono. I costi di funzionamento sono molto elevati, le tasse sono più elevate e la procedura di rilascio è più lenta.

 

L’ordinamento italiano ha storicamente previsto il sistema senza esame (impostazione preunitaria, improntata sul sistema francese).

Oggi, la presenza del Brevetto Europeo rende più conveniente per i singoli Stati il sistema senza esame.

  • Per altro, il brevetto nazionale è utilizzato per lo più per la tutela delle invenzioni di minor rilievo (mentre per quelle più importanti si ricorre al Brevetto Europeo).

Ciò nonostante, di recente il legislatore italiano ha introdotto in ambito nazionale il sistema dell’esame preventivo [d.m. 27 giugno 2008].

  • L’esame preventivo delle domande di brevetto nazionale è comunque svolto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, cui è demandato il compito di effettuare la ricerca delle anteriorità e formulare un parere non vincolante sul rilascio del brevetto.

 

PUBBLICAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di brevetto depositata resta segreta per 18 mesi, oltre i quali sarà resa accessibile al pubblico (art. 53 c.p.i.).

  • Il depositante può richiedere la pubblicazione anticipata della domanda o che questa sia notificata a un terzo nei confronti del quale si ha interesse che la domanda produca effetto.

L’intervallo temporale tra deposito e pubblicazione serve a lasciare all’inventore una sorta di «periodo di riflessione» per valutare l’opportunità di procedere.

  • Solitamente, la domanda è presentata in fretta. L’invenzione potrebbe richiedere dei perfezionamenti; inoltre, l’inventore potrebbe non aver ancora valutato per bene né la brevettabilità né l’effettiva resa industriale.
  • Con questo periodo di riflessione si vuole evitare la continuazione di un procedimento costoso e inutile.

 

MODIFICHE DELLA DOMANDA DI BREVETTO

Trascorso il periodo di “riflessione”, il richiedente deve richiedere all’Ufficio che la procedura di esame sia avviata.

  • In assenza di richiesta, la domanda si intende ritirata (art. 172 c.p.i.).

In questa fase il depositante può anche modificare parzialmente o integrare la domanda (es.: con descrizioni più approfondite o una migliore formulazione delle rivendicazioni).

  • La modifica non può estendere il contenuto della domanda iniziale.

Ratio: tutela dell’affidamento dei terzi che esaminano le domande di brevetto per individuare il perimetro dell’attività che possono o non possono esercitare.

NB: La modifica (sempre solo limitativa) del contenuto del brevetto può avvenire anche dopo il suo rilascio. Solitamente, accade dopo una sentenza di nullità parziale.

 

CONTROLLO FORMALE E RAPPORTO DI RICERCA

L’Ufficio effettua dunque un controllo formale della domanda, in cui accerta la ricevibilità della domanda [art. 148 c.p.i.] e che si tratti di un’invenzione brevettabile [art. 170 c.p.i.].

  • L’Ufficio deve anche accertare che la domanda abbia ad oggetto una sola invenzione.

Successivamente, l’Ufficio nazionale conferisce incarico all’Ufficio Europeo Brevetti di redigere un rapporto di ricerca, cioè una relazione in cui vengono individuate tutte le anteriorità, e di formulare una opinione circa brevettabilità dell’invenzione.

  • Formalmente, l’opinione formulata dall’UEB non è vincolante.
  • Rapporto di ricerca e opinione UEB sono comunicati al richiedente e pubblicati.

 

RILASCIO DEL BREVETTO

Sulla base di questi rapporti, l’Ufficio procede all’esame e decide se accogliere la domanda oppure rigettarla.

Se la domanda è accolta, il brevetto è annunziato sul Bollettino ufficiale [art. 189 c.p.i.] e inserito nella Raccolta dei titoli di proprietà industriale [art. 185 c.p.i.]

  • Il Bollettino ufficiale non è più cartaceo, ma solo elettronico.

Se la domanda è rigettata, il richiedente può presentare ricorso entro trenta giorni alla Commissione dei ricorsi (artt. 135 – 136-bis c.p.i.).

Innovation and International Management student and Web Developer.